指導性案例222號

廣州德某水產設備科技有限公司訴

廣州宇某水產科技有限公司、南某水產研究

所財產損害賠償糾紛案

（最高人民法院審判委員會討論通過2023年12月15日發(fā)布）

關鍵詞 民事訴訟/財產損害賠償/未繳納專利年費/專利權終止/賠償損失

裁判要點

登記的專利權人在專利權權屬爭議期間負有善意維護專利權效力的義務，因其過錯致使專利權終止、無效或者喪失，損害真正權利人合法權益的，構成對真正權利人財產權的侵害，應當承擔賠償損失的民事責任。

基本案情

專利號為ZL200910192778.6、名稱為“一種多功能循環(huán)水處理設備”發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）的專利權人為南某水產研究所、廣州宇某水產科技有限公司（以下簡稱宇某公司），發(fā)明人為姜某平、李某厚、頡某勇。涉案專利申請日為2009年9月28日，授權日為2012年5月30日，因未及時繳費，涉案專利的專利權于2012年9月28日被終止。

廣州德某水產設備科技有限公司（以下簡稱德某公司）認為，姜某平曾是德某公司員工，其離職后成為了宇某公司的股東，李某厚、頡某勇是南某水產研究所的員工。涉案專利是姜某平的職務發(fā)明，專利的申請權應該屬于德某公司。德某公司曾分別于2010年、2011年就涉案專利申請權糾紛起訴南某水產研究所、宇某公司等，請求判令涉案專利申請權歸德某公司所有。涉案專利權因未繳費而終止失效時，相關權屬糾紛正在審理中。故德某公司以宇某公司和南某水產研究所故意未繳納該專利年費，致使該專利權終止失效，給德某公司造成了無法挽回的損失為由訴至法院，請求判令各被告賠償經(jīng)濟損失及維權合理開支共計150萬元。

裁判結果

廣州知識產權法院于2019年7月12日作出（2016）粵73民初803號民事判決：一、宇某公司、南某水產研究所應于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內賠償?shù)履彻窘?jīng)濟損失及合理維權費用共50萬元；二、駁回德某公司的其他訴訟請求。宣判后，宇某公司、南某水產研究所向最高人民法院提起上訴。最高人民法院于2020年4月1日作出（2019）最高法知民終424號民事判決，在變更本案案由的基礎上，駁回上訴，維持原判。

裁判理由

最高人民法院認為：

一、關于本案案由的確定

專利法第十一條第一款規(guī)定，發(fā)明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。根據(jù)該規(guī)定，侵害發(fā)明專利權的行為僅限于以生產經(jīng)營為目的的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口專利產品的行為和使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品的行為。也即，專利法實行專利侵權行為法定原則，除法律明確規(guī)定為侵害專利權的行為外，其他行為即使與專利權有關，也不屬于侵害專利權的行為。在登記的專利權人不是專利技術所有人的情況下，如登記的專利權人故意不繳納專利年費導致專利權終止失效而給專利技術所有人造成經(jīng)濟損失，那么該損失實際上是與該專利技術有關的財產損失。故意不繳納專利年費導致專利權終止失效的行為應當屬于一般侵權行為，該種案件案由可以確定為財產損害賠償糾紛。本案中，根據(jù)德某公司的主張，其認為南某水產研究所、宇某公司將歸其所有的職務發(fā)明申請專利，之后卻故意不繳納專利年費導致專利權終止失效，致使該技術進入公有領域，失去了專利權的保護，損害了其本應該基于涉案專利獲得的市場獨占利益，因此德某公司主張的侵權行為不是侵害專利權的行為，其主張的經(jīng)濟損失實際上是與該專利技術有關的財產損失，故本案應當屬于財產損害賠償糾紛，而非侵害發(fā)明專利權糾紛。原審判決將本案案由確定為侵害發(fā)明專利權糾紛，顯屬不當，應予糾正。

二、南某水產研究所、宇某公司是否應當對涉案專利權終止失效承擔賠償責任，應否賠償?shù)履彻?0萬元的經(jīng)濟損失與合理費用

誠實信用原則是民法的基本原則，它要求民事主體在民事活動中恪守諾言，誠實不欺，在不損害他人利益和社會利益的前提下追求自己的利益，從而在當事人之間的利益關系和當事人與社會之間的利益關系中實現(xiàn)平衡，并維持市場道德秩序。專利權是經(jīng)國家行政審查后授予的有期限的知識產權，其在權利保護期內有效存續(xù)需要專利權人持續(xù)繳納專利年費、不主動放棄等。當事人無論基于何種原因對專利申請權、專利權權屬發(fā)生爭議時，基于誠實信用原則，登記的專利權人通常應當負有使已經(jīng)獲得授權的專利權維持有效的善良管理責任，包括持續(xù)繳納專利年費等，因為專利權一旦終止失效，專利技術通常情況下即會進入公有領域，從而使專利技術所有人喪失市場獨占利益，損害到專利技術所有人的合法權益。登記的專利權人未盡到該善良管理責任，給專利技術所有人造成損失的，應當負有賠償責任。本案中，在2010年、2011年德某公司已經(jīng)兩次以專利申請權權屬糾紛為由起訴南某水產研究所、宇某公司，尤其是德某公司主張涉案發(fā)明是職務發(fā)明的第二次訴訟正在進行的情況下，作為登記的專利權人，南某水產研究所、宇某公司應當負有在涉案專利授權以后維持其持續(xù)有效的善良管理責任，包括持續(xù)繳納專利年費，以避免可能給德某公司造成損害。但南某水產研究所、宇某公司卻未繳納專利年費，導致涉案專利權于2012年9月28日被終止失效，侵害了德某公司的合法權益，其顯然未盡到善良管理責任，違背了誠實信用原則，應當賠償因此給德某公司造成的損失。對于賠償損失的具體數(shù)額，本案應當根據(jù)涉案專利權終止失效時的市場價格確定具體賠償數(shù)額。鑒于雙方均未提供證據(jù)證明涉案專利權在終止失效時的市場價格，綜合考慮到涉案專利為發(fā)明專利、涉案專利權在授權公告當年即被終止失效、南某水產研究所和宇某公司過錯嚴重、德某公司歷時較長的維權情況等，即便考慮德某公司也存在一定過失，原審判決確定的經(jīng)濟損失及合理費用共計50萬元的賠償也并無不妥。

相關法條

《中華人民共和國民法典》第1165條、第1173條（本案適用的是2010年7月1日施行的《中華人民共和國侵權責任法》第6條、第26條）